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专利侵权纠纷案例 ——以谈判实践技能训练为例
2016/11/26

           刘瑛(中国政法大学知识产权法律诊所负责人)

 

【授课章节】

专利权的保护

实践技能

侵权谈判前的准备、谈判方案的确定、谈判技巧

教学目的

通过分组模拟侵权谈判的前期准备和现场谈判,帮助学生了解谈判的基本程序、运用谈判的基本技巧、掌握侵权判断的基本原则和具体规则以及专利实施的许可形式,最终能够依据《专利法》及司法解释的有关规定分析和解决专利侵权纠纷案件。

内容提示

1、     理论内容讲授

侵权判断的基本原则和具体规则以及专利实施的许可形式

2、     实践技能训练

(1)  侵权谈判的前期准备

(2)  现场谈判

课前准备

1、教师事先发放专利侵权纠纷案件简介、沈军的权利要求书等资料;

2、要求学生在网上搜索、筛选、整理有关案件报道及照片,熟悉案例基本事实;

3、要求学生查询有关专利法律及司法解释。

教学安排】(包括程序设计、内容及时间)

 

第一节课  案件回放,学生讨论

 

一、专利侵权纠纷案件简介10分钟)

专利权人沈军,江苏省扬州人。于20041228日申请了名为“移动组合温控封闭无菌的饮料食品加工技术及应用”的发明专利(以下简称移动加工技术),公布日期为2005629日,授权缴费通知日为2008229日,并于2008430日获得国家知识产权局的授权(证书号为393555,专利号为ZL 2004 10065923.1)。

该发明专利主要用于构建各类移动的食品加工厂或移动的食品加工车,其发明目的就是在源头及客户终端安全、高效、快捷地加工食品并进行销售。该专利包括的技术特征有:车厢体、运输车辆承载、食品加工机械、包装机械、卫生检测仪器、保温材料(达到密封)、在其内隔断成若干段空间、车厢体外部安装空调、制冷机组(达到温控)。

200769,百万庄园正式推出了移动配餐车供应快餐模式。20078月份开始直至20085月份期间,百万庄园已使用移动配餐车为好运北京测试赛11场比赛项目提供了服务而且在北京2008年奥运会(含北京2008年残奥会)期间继续使用移动配餐车。

有关新闻及网站显示,移动配餐车是三涉案单位的合作项目,具体由安凯公司按百万庄园要求定制进行生产,北铃公司进行改造,最后交百万庄园使用。

专利权人认为上述三涉案单位的行为已构成侵犯其移动食品加工技术的专利权。专利权人于2008619日提起诉讼。在法院开庭之前,专利权人希望和百万庄园双方通过谈判解决纠纷。

 

↑百万庄园移动配餐车外观

 

↑百万庄园移动配餐车部分操作过程

 

二、焦点问题——涉案单位是否侵犯沈军的专利权?5分钟)

在该案中,一个争议的焦点问题就是涉案单位尤其是百万庄园是否侵犯沈军的专利权。我国《专利法》第六十条规定:未经专利权人许可,实施其专利,即侵犯其专利权,引起纠纷的,由当事人协商解决;不愿协商或者协商不成的,专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉,也可以请求管理专利工作的部门处理。而如何理解“实施专利”,是个难点。这个难点可以通过教师提示、学生分组讨论来学习和理解。

三、学生分组讨论问题25分钟)

围绕“百万庄园是否侵犯沈军的专利权”这一主题,可把全班学生分为AB两大组。A组学生担任百万庄园,B组学生担任沈军。AB两大组可以根据人数再分为若干组。针对以下要点进行讨论,分别找出己方的利弊之处:

1、             沈军为什么于20085月才准备起诉?

2、             如何确定专利权的保护范围?

3、             移动加工技术作为专利属于哪一类?该类有哪些特殊规定?

4、             如何判定涉案单位侵权?是间接侵权还是共同侵权?

5、             纠纷双方可以采取哪些法律措施?

6、             如果开庭,应当着手哪些工作?

 

第二节课   专利侵权判断

 

教学方法提示:根据学生讨论情况、理解的程度,教师讲解……

 

一、专利侵权判定的原则及具体准则15分钟)

(一)专利侵权判定原则

专利侵权判定原则依据是北京市高级人民法院(京高法发[2001]229号)《通知》涉及《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》。

25条规定,即“对产品发明或者实用新型进行专利侵权判定比较,一般不考虑侵权物与专利技术是否为相同应用领域。”

1全面覆盖原则的适用

全面覆盖,被控侵权物(移动配餐车产品)将涉案专利权利要求中记载的技术方案的必要技术特征全部再现,被控侵权物(移动配餐车产品)与涉案专利独立权利要求中记载的全部必要技术特征一一对应并且相同。

全面覆盖原则,即全部技术特征覆盖原则或字面侵权原则。即如果被控侵权物(移动配餐车产品)的技术特征包含了涉案专利权利要求中记载的全部必要技术特征,则落入专利权的保护范围。

2等同原则的适用

依据北京市高级人民法院关于执行《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》的通知中的第41条规定, 即“对于故意省略专利权利要求中个别必要技术特征,使其技术方案成为在性能和效果上均不如专利技术方案优越的变劣技术方案,而且这一变劣技术方案明显是由于省略该必要技术特征造成的,应当适用等同原则,认定构成侵犯专利权。”

(二)侵权判断的具体准则

判断侵权行为是否成立,除了要分析其形式要件之外,还要分析其实质条件,即技术要件。也就是说,要判断行为人实施的行为是否落入专利权的保护范围。

一般情况下,一项发明或者实用新型应当只有一个独立权利要求,并且写在同一发明或者实用新型的从属权利要求之前。也就是说,每一份权利要求书中,第一项权利要求就是独立权利要求。当然,属于一个总的发明构思的两个以上发明或者实用新型(如方法加产品)作为一件专利提出申请时,就会出现一个以上的独立权利要求。这些独立权利要求处于明显的位置。专利权的保护范围首先就是由独立权利要求来确定的,在进行侵权的技术判断时,一般应以独立权利要求为准。

在独立权利要求中,按规定应当包括前序部分和特征部分。前序部分,说明发明或者实用新型所属技术领域以及现有技术中与发明或者实用新型主题密切相关的技术特征;特征部分,说明发明或者实用新型的技术特征。这两部分的技术特征合起来,构成要求保护的必要技术特征。在进行侵权判断时,不能舍去前序部分,只考虑特征部分,而应将前序部分和特征部分作为一个整体来考虑。

具体判断时,为了便于进行定量和定性分析,可以把被控侵权物的技术特征与专利技术的内容(主要是独立权利要求)分解成若干必要技术特征,逐一进行分析比较,以得出是否侵权的结论。

1、              必要技术特征完全相同――侵权成立

〖公式〗专利的必要技术特征为:A+B+C+D

        侵权物的必要技术特征为:A+B+C+D

2、              增加一项以上必要技术特征――侵权成立

〖公式〗专利的必要技术特征为:A+B+C

侵权物的必要技术特征为:A+B+C+D+E

3、              部分必要技术特征不相同,但不相同部分属于等同手段代替――侵权成立

〖公式〗专利的必要技术特征为:A+B+C+D

侵权物的必要技术特征为:A+B+E+D

经过对比,EC实际相等,即E=C,在这种情况下,运用等同原则,可以认定侵权成立。

4、              缺少独立权利要求中的非必要技术特征――侵权成立

〖公式〗专利的必要技术特征为:A+B+C+D

侵权物的必要技术特征为:A+B+C

其中D虽然写在独立要求之中,但实际上是非必要技术特征。

5、              缺少一个或者一个以上必要技术特征――不构成侵权

〖公式〗专利的必要技术特征为:A+B+C+D

侵权物的必要技术特征为:A+B+C

6、              有一个或者一个以上必要技术特征不相等――不构成侵权

〖公式〗专利的必要技术特征为:A+B+C+D

侵权物的必要技术特征为:A+B+C+F

经过比较,F不等于D,应当认定不侵权。

 

二、 涉案专利保护范围(25分钟)

专利权的保护范围,是指专利权的法律效力所及的发明创造成果的技术范围。根据《专利法》第五十九条规定:发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。

权利要求书是确定发明或者实用新型保护范围的直接依据,专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准,也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。

我们把沈军《权利要求书》第一项(权利要求书中第八项)中的两个“或”分解,即一个车厢体或不同车厢体内;保温材料改造或保温材料定制的集装箱,并结合涉案专利两种类型的车厢体即汽车车厢体和集装箱车厢体,将涉案专利独立权利项分成五个技术方案:

1、一种(建立)食品加工厂(的方法),其特征在于该加工厂是由车厢体以食品加工工艺流程的顺序拼接组合而成,其中食品加工机械、包装机械及卫生检测仪器按功能要求分类安装在一个车厢体内,其车厢体是由运输车辆承载,内壁四周都是用保温材料改造而成,与外界封闭,该加工厂是一种移动的温控的封闭的食品加工厂。(汽车车厢体)

2一种(建立)食品加工厂(的方法),其特征在于该加工厂是由车厢体以食品加工工艺流程的顺序拼接组合而成,其中食品加工机械、包装机械及卫生检测仪器按功能要求分类安装在一个车厢体内,其车厢体是由运输车辆承载,是用保温材料定制集装箱,与外界封闭,该加工厂是一种移动的温控的封闭的食品加工厂。(集装箱车厢体)

3一种(建立)食品加工厂(的方法),其特征在于该加工厂是由车厢体以食品加工工艺流程的顺序拼接组合而成,其中食品加工机械、包装机械及卫生检测仪器按功能要求分类分别安装在不同车厢体内,当安装在不同车厢体内时,不同的车厢体靠近摆放进行连接:首先在两个车箱体要连接的各自对应的竖立面开同样大小的门,连接时,打开各自的门,把由保温材料制作的宽于摆放距离的门框嵌入两车厢体门洞内,用保温橡皮条把嵌入两车厢体门洞内的门框四周密封好,通过门框把两车厢体内部空间连接起来,其车厢体是由运输车辆承载,内壁四周都是用保温材料改造而成,与外界封闭,该加工厂是一种移动的温控的封闭的食品加工厂。(汽车车厢体之间组合)

4一种(建立)食品加工厂(的方法),其特征在于该加工厂是由车厢体以食品加工工艺流程的顺序拼接组合而成,其中食品加工机械、包装机械及卫生检测仪器按功能要求分类分别安装在不同车厢体内,当安装在不同车厢体内时,不同的车厢体靠近摆放进行连接:首先在两个车箱体要连接的各自对应的竖立面开同样大小的门,连接时,打开各自的门,把由保温材料制作的宽于摆放距离的门框嵌入两车厢体门洞内,用保温橡皮条把嵌入两车厢体门洞内的门框四周密封好,通过门框把两车厢体内部空间连接起来,其车厢体是由运输车辆承载,是用保温材料定制集装箱,与外界封闭,该加工厂是一种移动的温控的封闭的食品加工厂。(集装箱车厢体之间组合)

5、一种(建立)食品加工厂(的方法),其特征在于该加工厂是由车厢体以食品加工工艺流程的顺序拼接组合而成,其中食品加工机械、包装机械及卫生检测仪器按功能要求分类分别安装在不同车厢体内,当安装在不同车厢体内时,不同的车厢体靠近摆放进行连接:首先在两个车箱体要连接的各自对应的竖立面开同样大小的门,连接时,打开各自的门,把由保温材料制作的宽于摆放距离的门框嵌入两车厢体门洞内,用保温橡皮条把嵌入两车厢体门洞内的门框四周密封好,通过门框把两车厢体内部空间连接起来,其车厢体是由运输车辆承载,内壁四周都是用保温材料改造而成,或是用保温材料定制集装箱,与外界封闭,该加工厂是一种移动的温控的封闭的食品加工厂。(汽车车厢体与集装箱车厢体之间组合)

三、小结(5分钟)

 

第三节课  谈判前的准备

 

教学方法提示:在第三节课开始时,即向学生交待各组需要分别提交一份谈判方案、谈判纪要,并说明谈判方案包括哪些内容、谈判纪要的基本要求是什么。

一、谈判是纠纷解决的一种模式15分钟)

两种状态:对话与对抗。对话:谈判、调解;对抗:诉讼或仲裁。

(一)谈判的基本问题

1、什么是谈判?

2、律师参与、代理谈判的内容

3、谈判的契机(1)谈判契机形成的条件

             2)谈判可能出现的障碍

4、谈判的类型:商业谈判与诉讼谈判

(二)谈判与调解的区别

从广义上讲,调解是谈判的一种形式,从狭义上讲,谈判又与调解有着区别:

1.     形式不同:调解有第三方的介入,调解人在调解中起着重要的作用,不是简单的中间人;而谈判不需要第三方的介入,谈判主体只限于争议的各方利益主体。

2.     手段不同:调解在调解员的主持下进行,双方围绕争议的问题进行和解;而谈判是各方为维护自己的利益直接与对方交涉。相对而言,调解比谈判显得缓和。

3.     目标不同:调解是希望达成平衡各方利益的妥协的结果;而谈判更多的是为各方利益据理力争,希望自己利益最大化。

4.     效果不同:调解因为有第三方的介入,可以引导调解进程,把握调解方向,能取得较好的效果:而谈判如果各方为维护己方利益互不相让,又没有中间人引导容易使谈判中断。

5.     当事人的信任度不同:调解因为有中间人在场,相当于有人见证,当事人更加相信调解的效果;谈判只是各方的协商,若再不以文字形式固定谈判成果,会使得彼此不信任。

二、谈判前的准备25分钟)

各组都准备,到时现场抽签决定由哪一组演示,其他组做观察员。

(一)分析谈判形势

在了解谈判对手法定代表人的简历和企业背景和发展前景的基础上,我们只要确定移动配餐车(被控侵权物)落入专利技术保护范围,与当地(北京)知识产权管理部门联系,认定侵权行为成立,给出权威性结论,一起制止继续侵权行为的发展,“逼”其和我们谈判,通过谈判求得专利使用费(或赔偿),来推动移动加工技术、升降自装卸式集装箱、智能集装箱、植物有效成分的提取设备与技术的发展,奥运会结束后,这几项技术又反过为移动配餐车、农产品食品加工带来巨大的商业利益,将来能形成一个原料产地加工、冷链运输、产品终端销售完整的产业链,是一个双方或多方共赢的事业。

百万庄园可能采取的对策:(1)不承认侵权或在先抗辩;(2)公知技术抗辩;(3)以持有自己的新型实用授权专利抗辩;(4)恶意进行无效专利宣告申请;(5)对我们不理睬、不怕诉讼。

(二)确定谈判目的

2008北京奥运会期间为工作人员提供配餐服务的移动配餐车,引发了专利侵权案件,对专利技术发明人来讲也是一个机遇,借助北京2008奥运,实现同一个世界,同一个梦想!把移动加工技术推广出去,利于三农、农产品加工问题的解决,实现其商业价值;借助北京2008奥运会的影响力和约束力,促进专利侵权谈判早日圆满结束,收取一定的侵权赔偿款与专利使用费,来发展专利技术,双方合作给双方带来丰厚的利润,走共赢之路,这是谈判的真正目的。

(三)形成谈判方案

三家涉案单位侵权性质不同,谈判与处理方法不同。

首先找百万庄园谈判,当然专利权人沈军直接谈判不合适,谈判没有回旋余地,专利人将委托一名专业人士从中斡旋与其谈判、协商。

1、掌握专利侵权谈判赔偿数额的计算方法

法律依据是《专利法》第六十五条规定:侵犯专利权的偿赔数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的,人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素,确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。
   
该条规定了专利侵权赔偿的四种计算方式:(1)被侵权人因侵权受到的损失;(2)侵权人因侵权获得的收益;(3)按照专利许可费的倍数确定;(4)法定赔偿。而且这四种计算方式是有前后适用顺序的。
   
2、对于百万庄园采取宣告专利无效的反击

如果对手恶意采取启动专利无效的程序,企图宣告我方发明专利无效的话,我们也将采取同样的行动,无效他的新型实用专利,其结果两败俱伤,同时我发明专利未必就轻而易举无效掉,新型实用专利相对而言比较容易无效掉,届时市场上将会出现公知的移动配餐车,快餐配送市场拱手让人,于百万庄园大不利。实际上,他的新型实用专利为我专利的从属专利,双方合作,构成稳定的专利链,来垄断与保护全国快餐配餐市场,是个共赢的事业。

三、小结(5分钟)

 

第四节课  现场谈判及点评

 

一、现场谈判演示25分钟)

在谈判中要尝试运用以下基本技巧:

1、博弈分析法(1)两败俱伤的“负和博弈”

             2)你输我赢的“零和博弈”

             3)双方共赢的“正和博弈”。

基于与百万庄园谈判的目的,主要采取双方共赢的“正和博弈”。多谈合作会带来巨大的商业利润等前景。

2、杠杆让步策略。若对手答应合作,就可以降低不追究侵权。

3、威胁策略。若对手不愿意支付使用费就媒体曝光,但要注意威胁必须是适度的、有效的。

二、点评示范15分钟)

(一)点评规则——三部曲

1、首先要点出一个题目;

2、对谈判表现予以具体评价,包括好的方面和不好的方面,最好引用谈判的原话。

3、给予建议,最好具体化。

(二)学生点评

针对第四组同学的谈判进行点评:

沈军方律师开始态度非常坚决,对方不承认侵权就闹上法庭。开门见山直指主题,立场坚定分明。双方互动过程中令我感觉最奇怪的是百万庄园在否认侵权行为存在的同时也提出了补偿和合作的建议。如果说补偿的提出是为公司名誉着想,想和对方妥协让步息事宁人的话,我认为合作的提议就说不通了,这让我产生一个想法,这是否是百万庄园间接承认用了对方的专利技术或对方专利技术比百万庄园的专利技术优越呢?因为双方还没有经过讨价还价,百万庄园就把自己的底线大致告诉了对方。沈军方继而紧抓机会,顺藤摸瓜,从之前的讨个说法,要对方承认自己侵权并进行赔偿的方案递进到替代方案即足够的补偿外加后续合作。沈军方占据绝对优势,百万庄园有些过度妥协。

三、总结5分钟)

课后拓展

1、课后作业:各组分别提交一份谈判方案、谈判纪要。

2、拓展阅读:

1)程永顺.专利侵权判断实务.法律出版社,2002

2Roger Fisher William Ury/著,罗竹茜/译.Getting To Yes /实质利益谈判法——挑脱立场之争.远流(香港)出版公司,2005

3Stephen B. Goldberg, Frank E. A. Sander, Nancy H. Rogers, Sarah Rudolph Cole  , 蔡彦敏、曾宇、刘晶晶译.纠纷解决——谈判、调解和其他机制/Dispute Resolution---Negotiation, Mediation and Other Processes. 中国政法大学出版社,2005

 

 


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